Як відомо, єдиним справжнім конкурентом iPhone є продукція «Хіаомі». Корпорація Хіаомі створила абсолютно нову концепцію бізнесу, а її перші смартфони були на щабель кращими від продукції найближчих конкурентів через наявність у компанії прогресивного програмного продукту «MIUI». Крім виробництва смартфонів, Хіаомі створило величезні екосистеми підприємств і стартапів. Саме через ці чинники ТОВ «Ен-Ай-Ес» (далі — компанія NIS) впродовж року після міжнародної реєстрації торговельної марки «ХІАОМІ» розпочало активну співпрацю з корпорацією «Хіаомі» та поширення її продукції в Україні. Однак успішна діяльність в нашій державі завжди не дає спокою конкурентам. Як інструмент знищення чужого успіху, як завжди, вирішили використати суди.
Хто «привiв» Хіаомі в Україну
Міжнародна реєстрація №1177611 торговельної марки «ХІАОМІ» щодо низки товарів і послуг, зокрема мобільних телефонів, відбулася 28 листопада 2012 року. Власником цієї реєстрації наразі є корпорація «Xiaomi Inc» (Китай). Охорона, що виникає внаслідок вказаної міжнародної реєстрації, поширюється на десятки країн, в тому числі й на Україну. Однак на час реєстрації оригінальні товари з торговельною маркою «ХІАОМІ», «МІ», «REDMI» не поширювалась в Україні, бо ані українська, ані російська мови не застосовувались у продукції китайського виробника. Оскільки програмна прошивка «MIUI», на якій працюють смартфони Хіаомі, була лише китайською, хiнді та англiйською мовах, для поширення цих смартфонів в нашій державі необхідно було здійснити локалізацію програми, тобто зробити відповідні переклади, тестування, верифікацію та впровадження отриманих результатів.
У зв’язку з цим в 2014 році компанія «NIS» створила окремий департамент, єдиним завданням якого було переклад і тестування програмного забезпечення «MIUI». Отримані результати відправлялися до головного офiсу в Пекін, де спеціалісти «MIUI» їх верифікували та впроваджували.
Також компанія NIS власними силами першою розпочала сертифікацію продукції «Хіаомі» у державних органах України та постачання в Україну з 2014 року.
Разом з тим компанія NIS провела надзвичайно складну і важливу роботу для створення якісного сервісного обслуговування продукції екосистеми «Хіаомі «Мі» та «Mijia» в Україні. Зокрема, вона створила мережу авторизованих сервісних центрів Xiaomi у великих містах. Задля просування в Україні оригінальної продукції екосистеми Хіаомі компанія NIS ще у 2014 році створила електронний магазин-сервіс Xiaomi.UA. Почавши співпрацювати з китайським брендом у 2013 році, українській компанії вже у 2015 році вдалося створити перші монобрендові магазини «Хіаомі».
Отже, компанія «NIS» доклала багато зусиль, щоб «Хіаомі «Мі» захотіла «прийти» в Україну і це стало реальністю.
Слід зазначити, що ТОВ «Ен-Ай-Ес» реалiзовувало лише справжню (оригінальну) продукцію, введену під торговими марками «ХІАОМІ», «Mi», «Redmi», «Mijia» в цивільний оборот її виробником — корпорацією Xiaomi, яка є власником зазначеної міжнародної реєстрації. Ця реалізація здійснюється за згодою корпорації Xiaomi, про це свідчать в тому числі численні фото, на яких віце-президент Xiaomi Хюго Барра, директор компанії NIS Олександр Ширков і директор Xiaomi з управління продуктами и маркетингом Донован Санг демонструють нові смартфони, фото зустрічі старшого віце-президента Xiaomi Сянг Ванг, директора компанії NIS Олександра Ширкова і директора з продажу «Xiaomi Global» Лiу Йi тощо.
Підробка ліцензійної угоди?
Отже, корпорація «Xiaomi», як власник міжнародної реєстрації №1177611 торговельної марки «ХІАОМІ», нiколи не пред’являла жодних претензій щодо продажу ТОВ «Ен-Ай-Ес» в Україні вироблених нею смартфонів, програмного забезпечення та іншої продукції.
Однак претензії почалися з боку інших осіб. Український громадянин Олександр Шевченко, який на початку 2017 року отримав доручення вiд iноземної компанiї «Alderman Management Ltd.», яка в свою чергу отримала доручення вiд гонконгської компанії «Xiaomi H.K. Limited», подав позов до ТОВ «Ен-Ай-Ес» на захист начебто належних їй прав на торговельні марки компанії «Xiaomi Inc.».
Зокрема, він просив заборонити ТОВ «Ен-Ай-Ес» здійснювати розповсюдження смартфонів Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb на території України, вилучити з цивільного обороту і знищити як «контрафактний товар».
В якості «доказу» позивач послався на ліцензійну угоду про торговельні марки від 07.04.2010 начебто між ліцензіаром «Xiaomi Inc.» (підписана від імені представника Лей Джун) та ліцензіатом «Xiaomi H.K.Limited» (уповноважений підписант Сян Ван).
Втім, стороною ліцензійної угоди на час її укладання — квітень 2010 року — не могла бути компанія «Xiaomi Inc.», позаяк на той час компанія мала взагалі іншу назву — «Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd». Назву на «Xiaomi Inc.» вона змінила лише в 2013 році (30.07.2013). Відтак, зазначають у ТОВ «Ен-Ай-Ес», є підстави вважати, що копія цієї угоди є підробкою. Те, що ця угода не є належним і допустимим доказом, було встановлено і в рішенні Господарського суду Київської області від 28.11.2017.
Крім того, згідно з біографічними даними, наведеними у статті «Xiaomi Founder — Mi Middle East», Сян Ван, підписант угоди від імені Xiaomi H.K.Limited, «працював у Qualcomm протягом 13 років з 2002 по 2015 рік, працюючи віце-президентом Qualcomm CDMA Technologies, президентом Qualcomm Greater China і старшим віце-президентом QUALCOMM Incorporated». Отже, на дату підписання і початку дії угоди 7 квітня 2010 року Сян Ван не працював у «Xiaomi H.K.Limited».
Розділом другим угоди визначено, що об’єктом угоди є «всі зареєстровані торговельні марки, що належать ліцензіару, а також торговельні марки, що будуть зареєстровані протягом строку дії цієї угоди». Водночас, згідно з частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою ж, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.
Отже, як зазначили у ТОВ «Ен-Ай-Ес», правовідносини щодо міжнародних реєстрацій в кожній зацікавленій договірній стороні (наразі — Україні) повинні відповідати вимогам законодавства цієї договірної сторони. Законодавство ж інших країн, у тому числі Китаю, не поширюється на правовідносини щодо міжнародних реєстрацій в Україні.
Так, за вимогами ч. 5 ст. 1109 Цивільного кодексу України, «предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними». За приписами ч. 9 ст. 1109 ЦК, «умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними». А на момент укладення ліцензійної угоди 7 квітня 2010 року міжнародна реєстрація №1177611 від 28 листопада 2012 року торговельної марки «ХІАОМІ» не була чинною.
Крім того, як видно з самого документу, iмен та позицiй у компанiї пiдписантiв не проставлено, пiдпис з боку «Xiaomi Inc.» вiдсутнiй, а документ був наданий як копiя. Вiн не був належним чином легалiзований або апостильований. Звертає на себе увагу і те, що дата підписів представників сторін у відповідному реквізиті не проставлена.
Таким чином, зазначають у ТОВ «Ен-Ай-Ес», ця угода аж ніяк не могла бути доказом щодо відносин в Україні, пов’язаних з міжнародною реєстрацією №1177611, а позивач — компанія «Xiaomi H.K.Limited» не має жодних прав в Україні, пов’язаних з цією міжнародною реєстрацією.
Ще одним «доказом» позивач називав заяву «Xiaomi Inc.» і «Xiaomi H.K.Limited» про те, що «Xiaomi Inc.» повністю підконтрольна «Xiaomi H.K.Limited» та має усі права на використання та видачу ліцензій на використання торговельних марок, зареєстрованих Xiaomi Inc.». При цьому ця заява підписана за кожну сторону однією особою з прикладенням різних печаток (пiдпис з обох сторiн однаковий, хоча пiдписанти рiзнi та їх iмена не вказанi). Крім того, навіть якщо припустити дійсність цієї заяви, вона свідчить лише, що компанія «Xiaomi H.K.Limited» має права використовувати та видавати ліцензії на використання торговельних марок, зареєстрованих компанією «Xiaomi Inc.». Вона не має передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу права перешкоджати неправомірному використанню цих торговельних марок, в тому числі забороняти таке використання.
Слід відмітити, що Господарський суд Київської області в ухвалі від 07.09.2017 по справі №911/2674/17, залишеній без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.10.2017, встановив, що ця заява «не є належним та допустимим доказом, в розумінні ст. 33 ГПК України, який підтверджує права заявника на вказані об’єкти інтелектуальної власності».
Відтак, корпорація Xiaomi Inc. не надала компанії «Xiaomi H.K.Limited» права захищати законні права, інтереси та інтелектуальну власність корпорації Xiaomi Inc., а також уповноважувати на це інших осіб, зокрема «Alderman Managemеnt Ltd».
Відповідно, і доручення Олександру Шевченку від імені компанії «Alderman Managemеnt Ltd» бути представником в Україні і від імені компанії виконувати якісь дії в судах по цьому спору не може слугувати належним доказом по справі.
Судова тяганина
Спочатку Господарський суд Київської області відмовив позивачу як у задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, так і в позові по суті (справа №911/2674/17).
Так, заявник просив суд накласти арешт на товари «смартфони Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb» — 100 шт., заявлених імпортером ТОВ «Ен-Ай-Ес» до митного оформлення, та заборонити Київській митниці ДФС України здійснювати митне оформлення товарів.
Втім, як вже було сказано вище, суд встановив, що заява від 30.11.2016, яка містить інформацію, що компанія «Xiaomi Inc.» «повністю підконтрольна» компанії «Xiaomi H.K.Limited», та компанія «Xiaomi H.K.Limited» «має всі законні права для використання та надання дозволів щодо торгових марок», які зареєстровані компанією «Xiaomi Inc.», не є належним та допустимим доказом в розумінні ст. 33 ГПК України. Тобто ця заява не підтверджує права заявника на вказані об’єкти інтелектуальної власності, оскільки майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані за договором про передачу права власності на знак чи ліцензійним договором, які вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Доказів укладання зазначеного правочину, за яким заявнику — компанії «ХIAOMI H. K. Limited» передані права на зазначені торгівельні марки, суду не було надано.
Крім того, суд зазначив, що вказана заява підписана від імені компаній «Xiaomi Inc.» та «Xiaomi H.K.Limited» без зазначення осіб підписантів та їх посад, а відтак неможливо встановити осіб та їх повноваження під час складання заяви.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.10.2017 ця ухвала суду першої інстанції була залишена без змін.
Надалі, 28.11.2017, Господарський суд Київської області виніс рішення по суті справи, яким повністю відмовив позивачу — компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited» та встановив наступне:
Згідно з даними, які містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності, власником торгівельних марок «Xiaomi» (номер міжнародної реєстрації 1177611), «Mi» (№1173649), «RedMi» (№1213534) є компанія «Xiaomi Inc.».
В якості доказів, які підтверджують права інтелектуальної власності позивача — Компанії «ХIAOMI H. K. Limited» на торгівельні марки «Xiaomi», «RedMi», позивач надав суду фотокопію ліцензійної угоди про товарні знаки, укладену між компанією «Xiaomi Inc.» та компанією «ХIAOMI H.K.Limited» та її переклад українською.
Однак ліцензійна угода про товарні знаки, укладена між компанією «Xiaomi Inc.» та компанією «ХIAOMI H.K.Limited», всупереч приписів ст. 1109 Цивільного кодексу України, містить положення, згідно з якими предметом ліцензійного договору є права на використання об'єкта інтелектуальної власності торговельних марок, які на момент укладення договору не були чинними — зареєстрованими.
Відтак, права на використання торговельних марок «Xiaomi», «Mi», «RedMi» за даною ліцензійною угодою не передані їх власником позивачу — компанії «Xiaomi H.K.Limited.».
Крім того, з поданої позивачем копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи вбачається, що заснована 03.03.2010 компанія «Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd» 30.07.2013 змінила назву на «Xiaomi Inc.». Отже, стороною ліцензійної угоди на час її укладання не могла бути компанія «Xiaomi Inc.», бо на той час компанія мала іншу назву.
Також суд зауважив, що за приписами ч. 9 оглядового листа ВГСУ від 28.02.2017 № 01-06/521 теорія права виділяє три підходи до принципу вичерпання прав: міжнародний, регіональний та національний.
У відповідності до міжнародного принципу вичерпання прав, право власника забороняти використання торговельної марки вичерпується після продажу товару, незалежно від того, в якій з країн товар було введено в цивільний оборот. Тобто у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний оборот у будь-якій країні власником цієї торговельної марки, наступний перепродаж цього товару на території будь-якої іншої країни, де його права також охороняються, вже не може бути ним обмежений або заборонений. Відтак, приписи Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України.
Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав. Таким чином, позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спірний товар під належним йому знаком для товарів і послуг на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.
…Але «знайшовся» лист
Втім, вже в апеляційній інстанції знайшлися нові «докази» на користь позивача, яких раніше не було, — листи підписані з різницею в місяць.
Так, Київський апеляційний господарський суд у постанові від 19.03.2018 в якості «точки опори» вирішив використати лист від 22.11.2017, що начебто був підписаний компанією «XIAOMI Inc.», про те, що між компанією «Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd» та «Xiaomi H.K. Limited.» був укладений квазідоговір, за умовами якого позивач мав право використовувати належні компанії «Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd» торговельні марки «Xiaomi», «Mi», а з 30.07.2013, після зміни назви компанії з «Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd» на «Xiaomi Inc.», вона продовжила та підтвердила свою співпрацю з позивачем шляхом укладення ліцензійної угоди.
Приймаючи нове рішення про задоволення позову, апеляційний господарський суд виходив, зокрема, з того, що ліцензійна угода є належним доказом передачі компанії прав на торговельні марки «Xiaomi», «Mi», «RedMi», а місцевий суд у вирішенні спору не врахував обставин щодо включення вказаних об'єктів інтелектуальної власності до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону.
Рішення Верховного Суду
Справа дійшла до нового Верховного Суду, який частково задовольнив касаційну скаргу ТОВ «Ен-Ай-Ес» та скасував інші рішення судів.
Так, у своїй постанові від 01.07.2018 ВС у складі колегії суддів Касаційного господарського суду зазначив, що «ані місцевий господарський суд, ані апеляційний господарський суд, насамперед, не з'ясували, чи наділений представник О. Шевченко, який підписав позовну заяву, правом звертатися з позовом до суду в інтересах компанії (компанії «XIAOMI H.K. Limited»). Так, суди не дослідили змісту довіреності від 25.05.2017, яка видана від імені компанії «Alderman Management Ltd» та якою остання уповноважила, зокрема, О.Шевченка бути законним представником «Компанії» (при цьому у преамбулі довіреності під поняттям «Компанія» визначено компанію «Alderman Management Ltd» ) і від її імені та для неї виконувати всі або будь-які з дій та речей щодо захисту інтелектуальної власності цієї компанії, включаючи, але не обмежуючись правами «Xiaomi» (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1177611), «Mi» (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1173649), «RedMi» (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 № 1213534)».
Як вказав ВС, з'ясування відповідних обставин мало істотне значення в даній справі, оскільки, згідно з приписами ГПК, господарський суд залишає позов без розгляду, якщо позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказане.
Крім того, вирішуючи спір по суті, місцевий господарський суд, з посиланням на Ліцензійну угоду, зазначив, що вказана угода підпадає під дію законів КНР, та що існує спеціальний законодавчий акт — Закон Китайської Народної Республіки «Про товарні знаки» від 23.08.1982, яким врегульовані питання у сфері інтелектуальної власності. Також місцевий господарський суд вказав на те, що в силу приписів названого Закону ліцензійні угоди підлягають реєстрації, без якої не можуть бути передані права на торговельні марки.
Водночас суд не зазначив, в якій саме нормі (статті) Закону «Про товарні знаки» міститься наведене положення, та не навів її повного змісту.
Апеляційний господарський суд у свою чергу взагалі залишив поза увагою те, що за умовами Ліцензійної угоди остання підпадає під дію законів Китайської Народної Республіки, та безпідставно застосував до спірних правовідносин норми ЦК України, якими врегульовано питання укладення та чинності ліцензійних договорів.
Таким чином, зауважив Верховний Суд, з метою правильного вирішення спору у справі судам належало достеменно встановити (у тому числі шляхом одержання інформації від компетентних органів), чи підлягала обов'язковій реєстрації за законодавством Китайської Народної Республіки Ліцензійна угода, та, за відсутності такої реєстрації, з'ясувати, чи впливає зазначене на чинність прав, наданих за Ліцензійною угодою, або інших прав на об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема, на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.
Також з метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору по суті судам належало встановити на підставі належних та допустимих доказів, чи введений спірний товар — смартфони з відповідною торговельною маркою в цивільний оборот власником цієї торговельної марки, відповідно, чи існують підстави вважати такий товар контрафактним, а наступний перепродаж на території будь-якої іншої країни, де права власника торговельної марки також охороняються, — неправомірним та таким, що порушує права інтелектуальної власності правовласника.
Так, відповідно до приписів частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема на: використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.
Верховний Суд направив справу на новий розгляд до господарського суду Київської області, щоб останній дав відповідним обставинам справи належну правову оцінку і вирішив спір відповідно до закону.
Новий (старий) розгляд
Отже, Господарський суд Київської області мав би врахувати зауваження Верховного Суду. Втім, в рішенні ГС Київської області від 25.09.2018 відсутній грунтовний правовий аналіз у вигляді відповідей на запитання, які, по суті, поставив перед ним ВС.
Дійсно, суд вірно посилався на ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яка вказує, що з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3 ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Це означає, що правовідносини щодо міжнародних реєстрацій в кожній зацікавленій договірній стороні, і в тому числі Україні, повинні відповідати вимогам законодавства цієї договірної сторони, і законодавство інших країн, у тому числі Китаю, не поширюється на правовідносини щодо міжнародних реєстрацій в Україні. Втім, суд чомусь зробив з цього інший висновок.
Крім того, суд першої інстанції вдався до з’ясування та оцінки обставин щодо продажу відповідачем товару на території України, не врахувавши, що згідно з чинним законодавством України питання вичерпання прав власника торговельної марки не пов’язується безпосередньо з введенням товару в цивільний оборот виключно на території України. Дана позиція викладена в Оглядовому листі Вищого господарського суду України від 28.02.2017 №01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності». Зокрема, у пункті 9 названого Оглядового листа зроблено такий висновок ВГСУ: «Позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спірний товар під належним йому знаком для товарів і послуг на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України».
Наразі справа призначена до розгляду по другому колу у Північному апеляційному господарському суді. Чи врахує суд зауваження Верховного Суду та чи надасть відповідним обставинам справи належну правову оцінку, щоб вирішити спір відповідно до закону — питання наразі залишається відкритим.
